在專利侵權判定中， 廣州專利注冊代辦公司發現有兩個與可預見性相關的問題。第一個問題涉及申請專利時可預見的等同技術是否適用等同原則的問題，也即本文將要討論的等同原則的可預見性限制。第二個問題涉及在對權利要求進行了限縮性修改后適用禁止反悔時的不可預見例外。該不可預見例外是美國2002年的Festo案確定的適用禁止反悔的三種例外情形之一。

    所謂等同原則的可預見性限制指的是等同原則不能囊括專利權人在申請專利時已經可以預見到并且應當涵蓋在權利要求保護范圍之中的技術方案。

     廣州專利注冊代辦公司認為，理論上，可預見性限制并不絕對排除對專利授權日（也有人主張是申請日）前存在的等同技術適用等同原則。但是，也有專家建議對等同原則采取嚴格的可預見性限制規則，例如，根據上海市高級人民法院民事審判第三庭在《等同侵權的司法認定》中的意見，只有由于技術的發展而出現的等同特征的替換可以主張等同侵權。

    可預見性限制有助于強化權利要求的公示和劃界作用，但是也意味著專利權人承擔更大的預見責任。

    國外不適用

    在美國聯邦巡回上訴法院于2014年2月作出的Ring & Pinion案（Ring & Pinion Serv. Inc. v. ARB Corp. Ltd., 743 F.3d 831 （Fed. Cir. 2014））中，法院認定，“在等同原則的適用上，過去沒有，現在也沒有，可預見性限制。”

    Ring & Pinion案涉及一種鎖止式差速器的發明專利。該差速器允許汽車在打滑的時候輪胎以不同的速度轉動，從而防止失去牽引力。專利權人ARB的前分銷商-- Ring & Pinion, 在聯邦地方法院提起確認不侵權之訴，請求確認其產品Ziplocker沒有侵犯所述專利的專利權。后來，雙方當事人在訴中達成協議，認為，“如果法院認定在申請時對等同對象的可預見性禁止等同原則的適用，則被訴的差速器將不構成等同原則下的侵權”，相反，“如果法院認定在申請時的可預見性不禁止等同原則的適用，則被訴的差速器將構成等同原則下的侵權”。Ring & Pinion也承認其差速器是專利產品的等同產品。

    聯邦地方法院駁回了Ring & Pinion關于可預見性限制的主張，但是認定其產品在等同原則下不構成侵權。所以ARB提起了上訴。

    聯邦巡回上訴法院推翻了一審判決，指出“在等同原則的適用上，過去沒有，現在也沒有，可預見性限制”，并認為，依據雙方當事人的協議，應當認定等同侵權成立。

    聯邦巡回上訴法院認為，“長期以來已經認識到，在等同原則下認定是否構成侵權時，已知的可互換性（Known interchangeability）支持認定等同侵權”，“排除在授權時可預見的等同對象將直接與法院長期以來確認的“已知的可互換性”支持等同原則下的侵權的認定相矛盾”，所以，“專利授權時對等同對象的可預見性不是適用等同原則判定侵權的障礙”。

    這個判決明確了美國等同原則的適用不包括可預見性限制。法院還強調，對于功能性特征，等同原則的適用也沒有可預見性限制。所以，在撰寫專利申請文件的時候，撰寫的權利要求不是必須覆蓋所有可以預見的變化形式。

    國內未明確

    在我國，對于申請專利時可預見的等同技術是否適用等同原則不是很明確。《最高人民法院關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定》（會議討論稿）第十一條第三款建議，“權利要求記載的技術特征的變換特征對所屬領域的技術人員而言在專利申請日是顯而易見的，而申請人未將該變換特征寫入權利要求，權利人在侵權訴訟中主張對該變換特征適用等同原則認定為等同特征的，人民法院不予支持”。但是，上述建議在2013年修訂的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》和2010年起施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》關于等同侵權的規定中都沒有出現。

    盡管部分法官支持上述討論稿中提出的可預見性限制，但是按照最高人民法院在申請再審人中譽電子（上海）有限公司與被申請人上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案中“放棄的認定標準”部分關于“銀膜”能否適用等同原則的闡述，似乎最高人民法院并不認為在等同原則的適用上存在可預見性限制。

    事實上，申請人畢竟不是假想的本領域普通技術人員，甚至因為語言表達的局限性，期望申請人在申請專利時將所有可預見的技術內容都囊括進權利要求的字面范圍之內只是一種理想化的狀態。關于是否為等同原則施加可預見性限制，我國還需要一段時間的司法實踐才能形成相對成熟的認識。

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