廣州專利注冊了解到，北京市朝陽區人民法院判決的一起案件備受關注，該案是在新商標法頒布后，首次適用該法第五十九條第三款，即未 注冊商標 先用人適用商標先用權抗辯取得成功的案件，因此該案的審理為進一步規范商標注冊秩序，遏制商標搶注行為，在新商標法立法框架下進行了有益的探索和嘗試。

新商標法自2014年5月1日正式實施，其中第五十九條第三款是我國商標法首次確立商標先用權規則。

成立于2008年、在北京擁有四家門店的北京尚丹尼美發中心（以下簡稱尚丹尼中心），一直使用“尚·丹尼造型”門頭及指示牌，但卻突然遭到前員工家屬譚女士的起訴，要求該中心禁用“尚丹尼”字樣，并賠償各項損失20萬元，原因是譚女士在同類服務注冊了“尚丹尼”文字商標。近日，朝陽區法院作出一審判決，認定尚丹尼中心使用在先并已在一定范圍內具有一定影響，其在先使用行為符合商標法第五十九條第三款的規定，譚女士無權禁止尚丹尼中心繼續使用“尚丹尼”商標，并據此駁回了譚女士的全部訴訟請求。

尚丹尼中心于2008年1月11日核準成立。2011年5月、2013年3月、2013年5月該中心建外店、三里屯店、王府井店陸續開業。尚丹尼中心的四家店面均經營理發業務，四家店面的門頭、路邊指示牌均使用“尚·丹尼造型”字樣。

2008年1月至今，尚丹尼中心一直通過大眾點評網以“尚·丹尼造型”名義推廣其多家店面，并提供團購服務，其尚丹尼建國門店大眾點評網累計點評1960次，并被標注為五星服務。大眾點評網上多家店面地址也以“尚·丹尼造型”作為位置指向標。另外，尚丹尼中心還通過新浪微博進行推廣，并購買“微博卡企業版服務”，促進微博粉絲到店消費。

2010年10月至2011年2月，原告譚女士的丈夫邵先生在尚丹尼中心工作。

2012年8月16日，譚女士提出“尚丹尼” 商標注冊申請 。2014年1月，經商標局核準譚女士在第44類服務注冊了“尚丹尼”文字商標，該類服務包括醫療按摩、美容、理發、保健、化妝、芳香療法、動物飼養、庭園設計、衛生設備出租等，商標注冊有效期為2014年1月14日至2024年1月13日。

之后，譚女士將尚丹尼中心訴至法院，認為尚丹尼中心未經其許可，擅自使用“尚丹尼”商標，侵犯了其商標專用權，要求判令尚丹尼中心立即停止在其經營場所使用“尚丹尼”字樣，銷毀帶有“尚丹尼”字樣的產品宣傳資料、店面招牌，停止使用“尚丹尼”進行網絡宣傳，要求尚丹尼中心賠償經濟損失18.5萬元、律師費1萬元、公證費5000元。

尚丹尼中心辯稱，該中心是“尚丹尼”商標及字號的在先權利人，經不斷推廣已經具有良好的口碑和一定的影響力，譚女士并未實際使用注冊商標，其系尚丹尼中心前員工邵先生的妻子，其行為屬于惡意搶注，請求法院駁回譚女士的訴訟請求。

法院經審理認為，尚丹尼中心自2008年成立以來，一直以“尚丹尼”作為商業標識予以使用，這種標識經過長期使用已經可以界定為商標性使用，即已構成未注冊商標。尚丹尼中心盡管未進行商標注冊，但是根據其進行網絡推廣的事實，可以確認其將“尚丹尼”作為商標使用已經在一定范圍內具有了一定影響。雖然尚丹尼中心使用“尚丹尼”商標的服務范圍與譚女士享有商標專用權的涉案商標屬于相同服務，且商標標識一致，但是尚丹尼中心在譚女士申請涉案商標注冊前，已經在理發服務上使用未注冊商標“尚丹尼”多年，尚丹尼中心屬于使用在先。譚女士就其主張權利的涉案“尚丹尼”文字商標并未實際使用。綜上，尚丹尼中心對涉案商標的使用行為符合商標法第五十九條第三款的規定，譚女士無權禁止尚丹尼中心在涉案使用范圍內繼續使用“尚丹尼”商標。

同時，法院指出，尚丹尼中心對“尚丹尼”商標的使用不得超出涉案范圍，譚女士亦可以要求尚丹尼中心在使用涉案商標時適當附加區別標識以區別服務來源。

最終，朝陽區法院一審判決駁回了譚女士的全部訴訟請求。

■廣州專利注冊點評


給“商標投機者”一記重拳

該案是在新商標法頒布后，首次適用該法第五十九條第三款，即未注冊商標先用人適用商標先用權抗辯取得成功的案件。該案的審理為進一步規范商標注冊秩序，遏制商標搶注行為，在新商標法立法框架下進行了有益的探索和嘗試。

涉商標先用權抗辯相關立法和司法歷程

商標先用權抗辯又叫善意在先使用商標的抗辯。在商標侵權民事案件中，未注冊商標使用者能否以在先善意使用來對抗在后相同或者近似商品或者服務上注冊的相同或者近似商標，一直以來是司法實踐中的熱點和難點問題。這個問題的核心在于對未注冊商標的保護的邊界在哪里。尤其是近幾年來，惡意搶注他人在先使用未注冊商標、搶注熱點詞匯注冊商標、一個人坐擁上千商標不實際使用卻待價而沽的情況日益凸顯，對于未注冊商標的保護就顯得尤為重要。

我國是商標注冊獲權制度的國家，這在1982年商標法頒布之初便已確立。但1982年的商標法并未有對未注冊商標保護的相關條款，1993年的第一次修改增加了關于“已經注冊的商標，是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標”的規定，但并未明確對未注冊商標的保護范圍，實踐中缺乏可操作性。2001年的第二次修改，對未注冊商標有了部分保護，具體體現在對未注冊馳名商標的保護、禁止代理人或者代表人搶注商標以及禁止惡意搶注有一定影響的商標這三個條款，但上述三個條款的適用更多的是在于商標申請注冊程序或者是商標的無效宣告程序中。

此后，隨著司法實踐的需要， 2012年最高人民法院在《關于充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》中，提出了對于滿足一定情況對商標先用權抗辯予以支持的意見，具體體現在明確了“注冊商標權人的注冊商標屬于復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標、搶注被代理人或者被代表人的商標或者以不正當手段搶注他人已經使用并有一定影響的商標，被訴侵權的在先商標使用人以此為由提出抗辯的，應當予以支持”。意見雖然明確了，但在當時的商標法框架下，卻沒有具體的法條可以適用。至2013年商標法的修訂，方通過第五十九條第三款明確了在商標民事侵權案件中，對于未注冊商標的保護條件和范圍。至此，商標先用權抗辯在商標民事侵權案件中才有了具體可靠的依據。

對未注冊商標保護的適用條件

根據商標法第五十九條第三款的規定，我國對于未注冊商標的保護不是全覆蓋的，而是有選擇的部分保護。簡單來說，那就是需要滿足“標識構成商標性使用+使用在先＋具有一定影響”的條件。

首先，在先的標識應當屬于商標性使用，這個條件毋庸置疑。權利人不將相關標識作為商標使用，比如僅僅是作為服務或者商品品質描述性使用或者是簡單的活動稱號（尚不構成知名服務特有名稱）的使用，相關標識則無法起到區分商品或者服務來源的商標核心功能，自然不能作為未注冊商標在一定條件下享受保護。結合該案來看，尚丹尼中心自2008年成立以來，一直以“尚丹尼”作為商業標識予以使用，因此法院認定這種標識經過長期使用已經可以界定為商標性使用，即已經構成未注冊商標。

其次，未注冊商標需要使用在先。根據該條款的規定，該使用在先，應當是在商標注冊人申請商標注冊前已經予以使用。該案原告是2012年申請注冊的涉案“尚丹尼”商標，而尚丹尼中心于2008年開始便已經將“尚丹尼”作為未注冊商標而使用。

第三，未注冊商標的在先使用已經具有一定影響。該條件劃定了未注冊商標予以保護的邊界范圍，即需要通過使用有一定影響時，方能受到保護。具有一定影響情況下才予以保護的意義在于既能防止商標注冊人對在先使用人商標聲譽的“不勞而獲”，也能防止對具有一定知名度的在先未注冊商標叫停而造成過多的社會資源浪費，同時也能夠提升在先未注冊商標使用人的知識產權法律意識，鼓勵其通過商標注冊予以保護。

如何界定未 注冊商標 在先使用具有一定影響

那么，怎樣才屬于具有一定影響？這也是目前司法實踐中的另一個難題，具體還是應當根據未注冊商標權利人提供的關于商標在先使用的范圍、宣傳推廣程度、相關商品或者服務市場消費群體的認知程度等證據來綜合判斷，個案性比較強。但這里需要強調的，是在能夠認定商標注冊人具有惡意搶注的前提下，對在先未注冊商標使用影響的舉證應從寬把握，這對于打擊惡意搶注商標的行為是有利且積極的。比如，很多商標的使用難以在全國范圍內產生影響力，那么，是否可以單純考慮商標在先使用的一定范圍的市場影響力等等，尤其是當在后商標注冊人使用商標的市場于在先商標使用的市場地域范圍基本重合的情況下。

該案中，原告譚女士配偶之前曾經在被告尚丹尼中心處工作，因此，其對于尚丹尼中心在先商標性使用“尚丹尼”應當是知曉的。但是，其在相同服務上搶先注冊了“尚丹尼”商標，并且在自己不實際使用的前提下，反而通過訴訟主張在先使用的尚丹尼中心停止侵權并賠償損失，能夠推出原告在搶注商標時是具備主觀惡意的。在該前提下，尚丹尼中心雖然僅僅舉證證明了其在北京地區的品牌服務推廣和應用情況，即僅具有區域性影響力，該影響力尚未覆蓋全國，但法院還是對相關未注冊商標已經具有一定影響力進行了認可，反映的就是上述精神。

總之，該案是實現商標先用權抗辯的案件，對于推動商標注冊申請和使用回歸商標的核心功能以及表明商標搶注之司法態度上具有積極意義。相信該案的處理，一定會給那些“商標投機者”一記重拳，并為后續同類案件的審理起到拋磚引玉的作用。

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